2024. 5. 1. 상표 공존동의제도 시행

- 선행 상표권자 유의할 점 많아 -

     1. 상표 공존동의제도의 개요

     ‘상표 공존동의제도’는 상표권자의 동의가 있으면 유사상표의 등록을 허용할 수 있도록 하는 것으로, 즉, 심사관이 출원상표에 대하여 선등록(출원)상표와 유사하다는 거절예고(의견제출통지)를 할 경우, 출원인이 선등록(출원)상표권자가 작성한 공존동의서를 제출하면, 이를 출원상표의 심사에 반영하여 등록이 가능하도록 하는 제도이다(상표법 제34조 제1항 제7호 단서).

     2. 적용 시점 및 대상

     상표공존동의 제도는 2023. 10. 31. 개정 상표법에서 도입되어 2024. 5. 1.부터 시행하게 되었다. 2024. 5. 1. 이전에 출원한 상표라 할지라도 출원이 계류 중에 있으면 적용 대상이다.

     한편, 특허청은 2024. 5. 1. 이 제도의 시행을 위하여 상표심사기준을 개정하였으며, 이 제도가 시행됨으로써 상표의 양도·이전 등 우회적 방법으로 상표를 사용하는 출원인의 불편함이 감소될 수 있고 상표권 관련 분쟁을 미연에 방지할 수 있으며, 중소기업 및 소상공인 등의 자유로운 상표사용이 촉진되는 효과를 기대할 수 있게 되었다.

     그러나, 선행상표권자 입장에서는 공존동의를 해 주는데 있어서 상당한 위험이 따른다는 점에 유의해야 한다.

     3. 상표법 규정

     상표법은 상표공존동의 제도에 대하여 다음과 같이 규정하고 있다.

     4. 공존동의서 제출시기와 기재사항

     공존동의서는 출원 시, 거절이유에 대한 의견서제출 시, 이의신청에 대한 답변서 제출 시, 심판에 대한 의견서 제출 시 제출할 수 있다. 출원상표에 대한 등록여부결정 이후에는 심판절차에 따른다. 공존동의서에는 성명(법인명), 서명 또는 날인, 특허고객번호, 등록(출원)번호, 등록에 동의하는 지정상품, 등록원부 반영사항 확인, 동의일자 등의 필수 기재사항을 포함하여야 한다. 특허고객번호가 없는 경우에는 그 사유를 기재하고, 출원번호(국제등록번호)가 없는 경우에는 상표견본 및 상품류를 기재할 수 있다.

     5. 불인정되는 공존동의서

       가. 조건부 공존동의서

       기한·지역제한·법률효과의 일부배제 등의 조건이 있는 공존동의서는 인정되지 아니한다.

       나. 포괄적 공존동의서

       선등록(출원)상표 또는 후출원상표가 다수인 경우, 해당 등록(출원)번호를 모두 기재하여야 하며, 모든 권리자에게 공존동의서를 받아야 한다. 또한, ‘주요부 A를 포함하는 출원상표 일체에 대해 상표의 공존을 동의한다’ 등의 포괄동의는 허용되지 아니한다.

       다. 표장 및 지정상품이 동일한 공존동의서

       표장 및 지정상품이 모두 동일한 출원상표의 공존동의서는 허용되지 아니한다.

       라. 상표공존 동의제 미적용 표장

       지리적표시 단체표장과 동일·유사한 표장은 상표법 제34조 제1항 제8호의 거절이유에 해당하므로 공존동의를 적용하지 않는다.

     6. 존속기간 갱신등록 시 공존동의서의 미제출

     공존동의에 따라 등록된 상표는 선등록상표와 동일한 지위에 있는 상표에 해당하여 일반적인 등록상표와 동일한 효력이 인정된다. 따라서, 존속기간갱신등록 시 공존동의서를 다시 제출할 필요가 없다.

     7. 유의사항

       가. 공존동의의 일방적 철회 불가

       출원상표의 등록여부결정 이전에는 의견서, 보정서 및 정보제공서 등을 통해 공존동의의 철회 또는 계약무효(취소) 등과 관련된 자료를 제출할 수 있으며, 심사관은 이를 참고하여 심사한다. 다만, 공존동의는 양 당사자간의 협의에 의한 사항이므로, 양 당사자간의 협의에 의한 철회 및 계약무효(취소) 등은 인정될 수 있으나, 일방에 의한 철회 및 계약무효(취소) 등은 인정하지 아니한다.

       나. 선등록상표 등록원부에도 공존동의에 따른 등록상표임이 표기

       선등록(출원)상표 및 공존동의에 따라 등록된 후출원상표는 모두 등록원부에 공존동의에 따른 등록상표임이 표기된다.

      다. 선등록상표권자가 추후 자신의 선등록상표와 유사상표 출원 시 후출원상표권자의 동의가 필요

       선행상표권자는 공존동의를 통해 후출원상표가 등록된 이후 선등록(출원) 상표권자가 동일·유사한 상표를 동일·유사한 지정상품에 등록받고자 할 경우에는 후출원상표권자의 동의가 필요하다.

       라. 후등록상표뿐만 아니라 선등록상표도 취소심판 대상

       공존동의로 등록된 후출원상표 및 공존에 동의를 해준 선등록(출원)상표가 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우에는 취소심판에 의하여 취소될 수 있다(상표법 제119조 제1항 제5의2호).